国内企业接受国外客户的订单进行OEM加工，在清关过程中，海关发现该笔货物未经许可使用国内注册商标权利人“PADO”商标，侵犯了该中国商标权利人的合法权益，海关不仅扣留这批货物，还拟对该出口公司进行罚款。

  然而该出口企业并非有意侵权，而是国外客户在下单时指定要生产笔并加贴“PADO”商标，属于定牌加工;

  而国外客户也觉得很不公，因为PADO的商标已经由其在国外注册，而在中国却被之前的代理商抢注，导致其在中国无法销售，同时面临海关查扣OEM加工产品的风险。

  由于海关查扣货物导致不能按时出关，巴西公司将面临对下游采购商的违约责任。这是我们在处理涉外商标侵权领域的另外一宗实例。

  巴西万迪度合作公司（VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.）在巴西以及全世界多个国家注册了“PADO”商标，核定使用于挂锁、金属门把手、电子锁、电门铃、门闩、门环、窗户（金属配件）、门锁斜舌、钥匙、金属折页等商品（商标分类表第6类），系该商标在巴西的合法所有权人。

  该巴西公司曾一直与香港Moneta国际品牌代理商合作，委托该代理商安排在中国内地的工厂为其贴牌生产加工（OEM）“PADO”品牌产品，并安排OEM产品从中国直接出口到指定的收货方。

  然而该香港代理商却在未事先告知委托方巴西公司的情况下，在中国国内针对同一类别商品（商标分类表第6类）抢注了“PADO”商标，并利用在中国国内抢注的同一类别的“PADO”商标在海关进行知识产权备案，导致巴西公司的两批OEM货物分别被上海海关扣押；同时向巴西公司要求支付使用费15,000美元，并以此作为答复海关是否同意放行该批OEM货物的条件。

  巴西公司急于安排OEM货物出口，委托我们律师团队与香港代理商的律师做沟通协商。

  （情形一）：委托方不是知识产权权利人，即既不是权利持有者也不是经授权许可的使用人而擅自委托加工方来加工并标注某种商标。

  （情形二）：委托方虽然在某一国是权利持有者或经授权许可的使用人，但在其产品最终到达使用或销售地不拥有权利而造成的侵权。

  （情形一）：违反委托加工合同超数量加工产品或其加工的产品由于质量等原因被委托方拒收或退回，加工方却予以销售的行为。

  （情形二）：委托方在合同中只约定委托加工方加工产品而未约定其销售产品，加工方擅自将其加工产品予以销售的行为。

  （情形三）：冒充定牌加工，即冒充委托加工而擅自加工标注某种商标的商品的行为。

  （情形一）：在签订合同时加工方明知委托方没有合法的商标权，却仍为其加工产品。

  本案中，首先，委托人巴西公司的两批货物为涉外贴牌生产和出口的产品。委托人在其本国（巴西）及其他几个国家享有“PADO”商标专用权，该两批货物为委托人委托中国国内公司生产的产品；

  其次，该两批货物全部出付给委托人指定的国外收货方，不在中国境内销售。最后，因两批货物全部销往国外，不在中国境内销售，货物上的“PADO”商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不会造成中国国内公众的混淆、误认，巴西公司的原代理商在中国境内取得的商标权只在中国国内产生法律效力；

  2010年7月1日，最高法办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是不是构成侵权问题〉的复函》中精确指出：“(涉外定牌)产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。“

  ·如2015年11月26日，最高人民法院在PRETUL再审案中认定涉外贴牌加工不构成商标侵权；

  ·如浙江省高级人民法院（案号：(2019)浙民申2976号）认定对“IMPACT”有所涉及的商标产品委托中国企业OEM加工并全部出口到在美国享有该商标的美国GRADUS公司的行为，并未侵犯在中国注册该商标的佳弘公司的商标权；

  ·又如山东省青岛市中级人民法院（案号：(2020)鲁02民终3269号）在2020年认定被土耳其“KWK”商标的权利人授权的土耳其公司委托中国企业加工标注该商标的轴承产品并销往土耳其的行为并未侵犯中国注册该“KWK”商标的斯玛克公司的商标权。

  1、被诉侵权产品全部出口至境外，不在中国市场上销售，该商标标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众对商品的来源产生混淆和误认，定牌加工所贴附的商标标志不具有商标的属性不能被认定为商标意义上的使用行为，不构成侵犯商标权；

  2、被授权进行OEM加工和销售出口的受托方对境外委托已经尽到合理的注意义务，OEM产品并未在中国境内销售，不会造成中国境内相关公众产生混淆和误认，不会侵犯国内商标权利人的商标权。

  委托人巴西公司并未侵害原香港代理商Moneta公司在中国国内拥有的“PADO”商标权。

  基于上述理由，代理律师向上海海关提出了要求放行被查扣货物的申请，并向该香港代理商发出了律师回函，要求如继续不予放行，则将对其造成的经济损失保留索赔的权利。

  此外，因该香港品牌代理商及其关联人在未事先告知委托方巴西公司的情况下，在中国国内针对同一类别商品（商标分类表第6类）抢注了“PADO”商标，明显存在抢注商标的行为！代理律师又针对这个情况向国家知识产权局提出了撤销商标申请，主要理由是：

  （一）：巴西公司为PADO商标的最先权利人，国内注册商标权利人实际系恶意不正当注册已经使用且有一定影响的巴西知名商标，严重损害了巴西公司的在先权利，扰乱商标注册的管理秩序；

  （三）：特别是该抢注者还与巴西公司沟通要求高价购买其注册的商标，其注册商标不是以使用为目的，而是以倒卖为目的，而且还通过海关备案的方式恶意拦截OEM产品出口，并向巴西公司索要海关放行费用。

  在知识产权局的商标复审程序中，该抢注商标的国内权利人提供了其与镇江某五金公司签订的销售“PADO”牌门锁商品的合同，但上述合同对应的发票经在全国增值税发票查验平台核查的结果均为不一致，不能证明其在指定期间内在第6类金属锁（非电）等全部商品上对商标进行了公开、真实、有效的商业使用；

  基于跨境电子商务导致的货物在全球流动的趋势，任旧存在被认定为侵权的风险，最高院在涉及HONDA商标的再审案件中纠正了对涉外OEM定牌加工行为的一贯看法：虽然最高院再审案以及其他法院对OEM所涉及的该类情形作出了支持判决，但并不代表所有的涉外贴牌加工案件的处理结果都是如此，最高人民法院对此类案件一贯持有慎重态度。

  典型的案件如2019年10月最高院宣判的“HONGDAKIT”案，一审、二审、再审，最终认定涉外贴牌加工构成侵权，即中国的贴牌加工商在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，并突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，侵犯了本田株式会社的“HONDA”商标权；

  在该案中最高院特别强调“不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则，这是必须加以澄清和强调的问题。”

  最高院认定涉外OEM定牌加工行为构成侵犯商标权的理由就是商标权具有地域性，对于该案中在缅甸注册的商标“HONDAKIT”，假如没有在中国注册，则在不享有注册商标专用权，中国境内的加工方即使从缅甸该商标权利人获得“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由；

  同时最高院针对以前法院判决中认定的贴牌行为不属于商标的使用行为进行了纠正，认为“在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

  另外针对原来一贯认为的涉外定牌加工产品出口至国外并不导致国内公众对商品来源的误认的看法，最高院纠正：

  随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的持续不断的发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于”贴牌商品“也存在接触和混淆的可能性；

  因此中国贴牌加工商所主张的“其出口220套摩托车散件系全部出口至缅甸,不进入中国市场参与“商业活动”,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,因而不可能在中国境内起到识别商品来源的作用,这并非商标使用行为”的抗辩并不成立。

  一、开展尽职调查，严格审查委托方是否为合法的知识产权权利人、许可人，是否享有商标等知识产权权利。

  特别提醒的是，除了调查委托方授权的商标等知识产权在中国是否享有权利外，还要调查委托方在加工产品最终到达销售地是否拥有该知识产权等权利，以免出口到外国遭遇知识产权侵权的指控。

  企业在接到国外客户委托生产并使用指定商标出口的订单后，登录知识产权海关备案系统查询相关商标的海关备案情况。假如发现相关商标已经在海关总署备案，应尽快向海关请求协助确认定牌加工授权资料的真实有效性。经海关确认真实有效的，企业可凭相关授权资料办理通关业务；对授权书有一定的问题的，海关将通知企业与国外授权方联系。

  企业在签定牌加工合同之前，要严格审查委托方的合法主体资格、授权委托加工资格，特别是涉及国外有关证明材料，应履行有关的使领馆认证手续，并注意保留这些书面文件。

  明确不侵权声明和免责条款，最好写明委托人具有知识产权许可或授权资格，一旦因知识产权授权有缺陷而发生侵权纠纷的，应当由委托人承担全部法律责任。

  刘静律师积累了公安、外企、法律行业二十年工作经验，同时具备刑事和民商事案件、诉讼和非诉案件综合处理经验以及企业合规风险防控经验、同时具备国内和涉外法律服务经验，擅长处理涉及复杂疑难法律关系事务；尤其金融领域、公司实务、新能源领域的合规性审查，擅长民事和刑事案件诉讼以及非诉业务。

  在从事公安部门经济犯罪执法工作期间，获得全国优秀人民警察、广东省优秀人民警察、珠海市优秀人民警察、珠海市三八红旗手称号，5次荣获个人三等功；

  刘静律师自执业以来，一直以认真、细致、负责、高效的态度服务好客户，受到客户的一致信任，并形成了高度的客户粘度，多年来的执业过程中从未受到过客户投诉。返回搜狐，查看更加多